美国专利商标局商标审核程序手册

美国专利商标局商标审核程序手册内容摘要：

v. Tzu Wei Chen Food Co. Ltd., 849 1458, 7 USPQ2d 1335 (Fed. Cir. 1988)（ 某人在将商标所有权转让给一个新成立公司两天之后提出的申请被认定无效 ）。 (3) 如果申请是以某合资企业的合资人的名义提出 ， 而商标的所有人是合资企业 ， 则申请不可修正。 相关判例： Tong Yang Cement Corp.，见上述。 (4) 如果申请以公司甲同其姊妹公司（公司乙）的名义提出，则该申请无效，因为申请人并非商标的所有人。 (d) 职能部门 职能部门不具有诉讼资格 ， 不是法人实体 ， 故不享有拥有商标所有权及提出商标注册申请的资格。 申请必须以该部门所属公司的名义提出。 相关判例 ：Cambridge Digital Systems, 1 USPQ2d 1659, 1660 (TTAB 1986)。 职能部门使用被视作申请人使用而非相关公司使用 ； 因此 ， 可提及相关公司使用，但并非必须这样做。 (e) 提出申请后所有权的变更 有关注册申请提交后变更所有权及名称的情况，以及到本局转让事务部登记转让文件、合并证明、名称变更证明、担保协议等情况，参见 TMEP Chapter 500。 在转让事务部登记文件并不改变 TRAM（ 商标报告及监督 ） 系统中记录的所有人。 新所有人也必须向审查员通知所有权变更事项 ， 以确保以新所有人的名称申请实质审查 120019 May 2020 进行注册。 见 37 . 167。 有关请求颁发以受让人的名称或申请人的新名称登记的注册证明书的手续，参见 TMEP 167。 相关公司的使用 《商标法》第 5 节 15 . 167。 1055 作 如下规定 （ 节选 ）： 如果已经注册或正在申请注册的商标已经或可能由相关公司合法地使用 ， 那么此类使用应使注册人或申请注册人获利 ， 并且此类使用不应影响商标或其注册的有效性 ， 但商标不得以欺骗公众的方式使用。 《商标法》第 45 节 15 . 167。 1127 对 “ 相关公司 ” 作以下定义 ： “ 相关公司 ” 这一术语是指在商标所有人控制 使用商标的商品或服务的性质和质量的情况下使用商标的任何人。 因此，《商标法》 167。 5 准许根据相关公司的使用提出注册申请。 自然人和法人均可成为相关公司。 见 15 . 167。 1127。 相关公司使用的本质是 ， 使用商标的商品或服务的性质和质量受到控制。 当相关公司使用商标时 ， 商标的使用给控制使用商标的商品或服务的性质和质量的一方带来利益。 这一方是商标的所有人 ， 因而也是申请注册商标的唯一适格申请人。 相关判例： Smith International, Inc. v. Olin Corp., 209 USPQ 1033, 1044 (TTAB 1981)。 以相关公司使用为基础的申请要求 （ 除其它要求外 ） 相关公司将商标用于申请书所述的相同商品或服务上。 相关判例 ： Admark, Inc., 214 USPQ 302 (TTAB 1982)（ 相关公司使用并不存在 ， 因为申请人申请注册的商标是用于广告代理服务 ， 但据说相关公司将商标用于零售商店服务 ）。 相关公司不同于利益继承者 ， 在决定注册权利上 ， 后者与被继承者有着同样的利益。 相关判例： Wells Cargo, Inc. v. Wells Cargo, Inc., 197 USPQ 569 (TTAB 1977), aff‟d, 606 961, 203 USPQ 564 (. 1979)。 有关独资相关公司的情况，参见 TMEP 167。 (c)；有关具有共同股东、董事或管理者的公司的情况，参见 167。 (d)；有关姊妹公司的情况，参见 167。 (e)；有关许可和特许经营的情况，参见 167。 (f)。 (a) 相关公司的单独使用必须披露 如果申请人并没有使用商标 ， 而是由一个及一个以上的相关公司根据《商标法》 167。 5 进行 使用 ， 而且相关公司的使用给申请人带来利益 ，那么这些事实 情况必须在申请书中披露。 见 37 . 167。 (b)。 参见 Pease Woodwork Co., Inc. v. Ready Hung Door Co., Inc., 103 USPQ 240 (Comm‘r Pats. 1954)。 Industrial 商标审查程序手册 120020 May 2020 Abrasives, Inc. v. Strong, 101 USPQ 420 (Comm‘r Pats. 1954)。 给申请人带来利益的使用可以适当并充分地支持一项申请 ， 并且满足了 37 . 167。 (b)(1) 的要求 ， 即根据 167。 1(a) 提出的申请必须说明 申请人 已经采用并正在使用 该 商标。 对使用商标的商品或服务的性质和质量进行控制的一方应当被列为申请人。 对于根据《商标法》 167。 1(a) 提出的申请 ， 申请人应在申请书正文中说明 ， 申请人已经采用并正在 通过其相关公司 （ 或类似的解释性措词 ） 使用该商标。 对于根据 167。 1(b) 提出的申请 ， 申请人正在通过相关公司使用商标的声明应包含在根据 15 . 167。 1051(c) 规定提交的宣称使用修正书 （ 参见 TMEP 167。 167。 1104 及以下 ）或 根据 15 . 167。 1051(d) 规定提交的使用声明书 （ 参见 TMEP 167。 167。 1109 及以下 ）之 中。 除非因为记录中存在明显有悖于申请人拥有该商标的主张的信息，而有必要对这些信息进行解释时，申请人不必提供相关公司使用者的名称。 申请人可以用申请书的修正书的方式 ， 主张由相关公司的使用而获得的利益。 相关判例： Greyhound Corp. v. Armour Life Insurance Co., 214 USPQ 473, 475 (TTAB 1982)。 如果申请人与相关公司同时使用该商标 ， 而申请 人是根据自己使用商标提出申请 ， 那么申请人就不必在申请书中加入有关相关公司使用的证明。 参见 TMEP 167。 (b) 申请人无需对控制相关公司使用商标的情况进行解释 对于申请书中指出商标由一个或多个相关公司使用 ，本局 并不要求申请人解释如何控制商标的使用。 同样地 ， 本局对于申请人与样本或记录提及的他方之间的关系不作调查 ， 除非提及他方时明显悖于申请人关于其为该商标所有人或有权使用该商标的经鉴定的声明。 参见 TMEP 167。 (c) 独资相关公司 相关公司使用也包 括申请人独资的相关公司使用商标以及申请人为使用商标的相关公司所独有这两种情况。 通常 ， 相关公司包括母公司和独资子公司。 根据商标所有权的具体情况 ， 母公司和子公司均可成为适格的申请人。 本局将认为以母公司或子公司的名义提出的申请表明了母子双方按照母子公司之间的协议确定所有人的意图。 无论是自然人还是法人 ， 均可拥有由独资相关公司使用的商标。 参见相关判例 ： Hand, 231 USPQ 487 (TTAB 1986)。 申请实质审查 120021 May 2020 (d) 共同股东、董事或管理者 如果两家公司只属于具有共同的股东、董事或管理者 ， 或者占 有同一个房产的情况 ，则 不属于《商标法》 167。 5 15 . 167。 1055 所规定的 “ 相关公司 ”。 相关判例 ： Raven Marine, Inc., 217 USPQ 68, 69 (TTAB 1983)（ 声明商标的法人申请人和商标的法人使用者具有相同的主要股东和管理者 ， 不足以表明使用者为相关公司 ）。 如果自然人申请人并非使用商标的公司的唯一所有人 ， 那么该公司是否为 “ 相关公司 ” 的问题就取决于申请人对使用商标并为其带来利益的商品或服务的性质和质量是否具有控制权。 双方之间的正式书面许可协议并非必要 ， 但即使存在此书面 许可协议 ， 也不足以证明所有权。 问题的关键在于申请人对使用商标的商品或服务的性质和质量是否具有充分的控制权。 参见 Pneutek, Inc. v. Scherr， 211 USPQ 824 (TTAB 1981)（ 详细的书面协议以及记录中的实质性证据表明 ， 个人申请人对公司使用者使用商标出售的商品的性质和质量行使了控制 ， 因而我们认定这一事实充分显示了该公司为相关公司 ）。 类似地 ， 如果个人申请人并非使用商标的公司的唯一所有人 ， 而只是其股东、董事或管理者 ， 则不能认定该公司为相关公司。 问题取决于申请人是否对商品或服务的 性质和质量进行控制。 有关独资相关公司使用的情况，参见 TMEP 167。 (c)。 (e) 姊妹公司 两家姊妹公司由同一家母公司控制 ， 并不表示它们是相关公司。 两家公司为同一家母公司所独有的子公司时 ， 其中一家姊妹公司的使用并不视作给另一家姊妹公司带来了利益 ， 除非作为申请人的姊妹公司对于使用商标的商品或服务的性质和质量行使了相应的控制。 相关判例： Pharmacia Inc., 2 USPQ2d 1883 (TTAB 1987)。 Greyhound Corp. v. Armour Life Insurance Co., 214 USPQ 473 (TTAB 1982)。 有关独资相关公司使用的情况，参见 TMEP 167。 (c)。 (f) 许可和特许的情况 当事人通过依据合同或协议控制被许可人使用商标的方式主张其为商标所有人时 ， 可以向本局提出申请。 见 Pneutek, Inc. v. Scherr, 211 USPQ 824, 833 (TTAB 1981)。 被控制的许可协议可以是书面形式，也可以是口头形式。 相关判例： Raven Marine, Inc., 217 USPQ 68, 69 (TTAB 1983)。 商标审查程序手册 120022 May 2020 如果提交的申请书表明 ， 商标的使用是依照许可或特许协议进行的 ， 而且记录的情况与申请人 （ 即许可人或特许人 ） 对所有权的主张并不相悖 ， 则审查员对于申请人和相关公司 （ 即被许可人或被特许人 ） 之间的关系不进行调查。 可以通过控制被许可人对商标的使用 ， 获得并保持对商标或服务商标的所有权 ， 即使被许可人对商标的使用是唯一的商标使用。 见 Turner v. HMH Publishing Co., Inc., 380 224, 154 USPQ 330, 334 (5th Cir. 1967), cert. denied, 389 . 1006, 156 USPQ 720 (1967)。 Central Fidelity Banks, Inc. v. First Bankers Corp. of Florida, 225 USPQ 438, 440 (TTAB 1984)（ 申请人的附属银行对商标的使用被认为给申请人的银行控股公司带来了利益 ，尽管 该银行控股公司不能合法地提供银行服务 因 而不能使用商标 ）。 共同申请人享有与享有商标所有权利益的任何其他 “ 人 ” 相同的所有权权利。 因此 ， 共同申请人可以许可他人使用商标 ， 而且 ， 通过对使用商标的商品或服务的性质和质量实施充分的控制及监督，共同申请人 /许可人可以对相关公司 /被许可人使用该商标所产生的利益提出权利要求。 相关判例： Diamond Walnut Growers, Inc. and Sunsweet Growers Inc., 204 USPQ 507, 510 (TTAB 1979)。 依照另一方的特许协议进行经营的商店被视作是该另一方的 “ 相关公司 ”， 被特许人 /商店对商标的使用给特许人带来了利益。 见 Mr. Rooter Corp. v. Morris, 188 USPQ 392, 394 (. La. 1975)。 Southland Corp. v. Schubert, 297 F. Supp. 477, 160 USPQ 375, 381 (. Cal. 1968)。 在一切特许和许可的情形中 ， 所有权问题的关键在于申请人对使用商标的商品或服务所实施的控制的性质和范围。 未对被许可人或被特许人实施必要控制的商标所有人可以被视作放弃其对该商标的权利。 参见 Hurricane Fence Co. v. A1 Hurricane Fence Co. Inc., 468 F. Supp. 975, 208 USPQ 314, 32527 (. Ala. 1979)。 一般情况下 ， 如果申请中称商标是由被许可人或被特许人使用 ， 则本局并不要求申请人解释如何控制商标的使用。 参见 TMEP 167。 (b)。 对样本或记录他处提及的当事人的调查 本局对于申请人与样本或记录他处提及的他方之间的关系不作调查 ， 除非提及他方时明显有悖于申请人关于其为商标所有人或有权使用商标的经鉴定的声明。 如果记录特别指出他 方为该商标的所有人 ， 或者记录中特别指明的申请人身份与对所有权的主张有悖 ， 比如指明申请人为被许可人 ， 则审查员应当对该他方进行调查。 在这种情况下，应当根据《商标法》 167。 1 的规定拒绝注册，因为申请人并非商标的所有人。 类似地 ， 如果记录显示申请人是某外国生产商在美国的分销商、进口商或其他销售代理 ， 则审查员应当要求申请人根据 TMEP 167。 (a) 的规定，证明 其在美国的所有人权利。 申请实质审查 120023 May 2020 如果使用样本显示商品不是在申请人本国生产，审查员一般不应。